Marchi

SERVIZI NEL SETTORE DEI MARCHI D'IMPRESA

SERVIZI NEL SETTORE DEI MARCHI D'IMPRESA - ARKONSULT

A®KONSULT cura il deposito di marchi in Italia e le procedure internazionali relative al marchio europeo e al marchio internazionale.
Per la prosecuzione di domande al di fuori della UE e dei paesi aderenti al sistema internazionale A®KONSULT si avvale della collaborazione pluriennale con una fitta rete di corrispondenti mandatari esteri locali la cui serietà ed esperienza sono indispensabili per il trattamento delle pratiche in loco.

La scelta dei prodotti e servizi di interesse e le verifiche di disponibilità preventive al deposito di un nuovo marchio vengono seguite con particolare attenzione. Con altrettanto scrupolo viene esercitata attività di sorveglianza dei marchi nelle aree geografiche e per le classi merceologiche di interesse. 

A®KONSULT opera direttamente presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per le pratiche di deposito di marchi nazionali, presso l’Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale per il deposito di marchi europei nonché presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale per il deposito di marchi internazionali secondo l’Accordo e/o il Protocollo di Madrid.
 In sintesi di seguito i servizi offerti in materia di marchi:


Preparazione, deposito e prosecuzione di marchi nazionali, europei ed internazionali secondo l’Accordo ed il Protocollo di Madrid


Deposito e prosecuzione tramite mandatari locali di marchi esteri (Canada, Brasile, Argentina, Paesi Arabi ecc.)

Ricerche

Sorveglianze anti-contraffazione

Consulenza tecnico-legale

Contrattualistica

Perizie e Valutazioni economiche

 

Ci preme sottolineare infine che il MARCHIO costituisce il principale veicolo con cui un'Azienda si fa conoscere e scegliere dal consumatore, favorisce la scelta del Cliente che nella costanza della propria scelta attraverso il marchio riconosce la qualità del prodotto/servizio. E' strumento fondamentale per fidelizzare la clientela soprattutto in tempi in cui l'acquisto è divenuto immediato e rapidissimo con l'esponenziale diffusione dell'acquisto on line attraverso marketplaces raggiungibili da tutto il mondo, siti e-commerce, pubblicità e messaggi alla clientela attraverso i canali social.

 

UN OTTIMO MARCHIO IMMEDIATAMENTE RICONOSCIBILE E BEN DIVULGATO E PROMOSSO VI DARA' UN IMMENSO VANTAGGIO COMPETITIVO !

 Arkonsult è a Vs. disposizione per affiancarvi e consigliarvi in questo fondamentale passaggio epocale.  

 

PROVE D’USO QUALE DETERRENTE ALLA DECADENZA DEL MARCHIO

PROVE D’USO QUALE DETERRENTE ALLA DECADENZA DEL MARCHIO - ARKONSULT

Con il recepimento della direttiva UE 2015/2436 del 16/12/2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e per l’adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE 2015/2424 recante modifica al Regolamento sul marchio comunitario (ora europeo), ci preme rimarcare l’importanza che riveste per la tutela del proprio marchio nei territori dove è tutelato l’onere di produrre delle prove d’uso al fine di preservarne la registrazione.

Il recepimento della direttiva comporta difatti un’inversione dell’onere della prova, ora in capo al titolare del marchio che ha subito l’azione.

La decadenza per non uso è fissata a seconda dei singoli paesi in cui il marchio è registrato da tre a cinque anni dal deposito e/o registrazione, con intenzione a ridurre il termine a tre anni dimostrata da diverse legislazioni in questi ultimi tempi.

La direttiva su citata difatti cita:

30 - ”…i titolari di marchi anteriori non debbono essere legittimati ad impedire la registrazione o ad ottenere la nullità o ad opporsi all'uso di un marchio d'impresa posteriore se il marchio d'impresa posteriore è stato acquisito in un momento in cui il marchio anteriore poteva essere dichiarato nullo o decaduto, per esempio perché non aveva ancora acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso…”

All’ Art.46.2–46.3 poi “Qualora, alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio d'impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo ai sensi dell'articolo 16, sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, …, fornisce la prova che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità, o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso…”

Ancora, all’Art.19.1 sulla mancanza di uso effettivo come motivo di decadenza “Il marchio d'impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.”

Ci preme quindi ribadire l’importanza di alcuni oneri spettanti ora al titolare del marchioconservare nel tempo le prove circostanziate (fatture, documenti di trasporto, pubblicità, foto di stand a fiere datate, ecc.) attestanti l’uso dei propri marchi nei paesi di interesse in relazione a specifici prodotti /servizi protetti, al fine di tutelarsi in caso di legittime richieste di produzione delle stesse o di contestazione di terzi per non uso.

Le prove dell'uso devono identificare in modo chiaro i fattori di utilizzo del marchio per i prodotti e / o servizi per i quali è registrato (art. 19.1 e 19.3 EUTMDR), quali:

-       Luogo - deve essere chiaro dalla prova in quale Paese il marchio è stato utilizzato in relazione ai beni o ai servizi coinvolti;

-       Tempo - deve essere chiaro in quale periodo il marchio era in uso e l'uso deve essere all'interno del "Periodo rilevante" (ultimi cinque anni)

-       Misura - tiene conto di tutte le situazioni circostanti, tra cui la natura dei beni e dei servizi, le caratteristiche del mercato interessato, l'estensione territoriale dell'uso, il volume commerciale, la durata e la frequenza.

-       Natura - il marchio deve essere utilizzato nella stessa forma in cui è registrato nel rispetto della sua funzione, nel corso degli scambi e in relazione ai beni e/o ai servizi coinvolti.

Quindi, essere in grado di produrre delle prove d’uso che siano considerate idonee dagli uffici dei Paesi interessati alla tutela costituisce il fondamento della salvaguardia del marchio anche in relazione ad eventuali procedure di decadenza per non uso attivate da terzi interessati al marchio oggetto di contenzioso.

IL CASO SUPERMAC/MCDONALD’S – MARCHIO “BIG MAC” E PROVE D’USO

IL CASO SUPERMAC/MCDONALD’S – MARCHIO “BIG MAC” E PROVE D’USO - ARKONSULT

E’ quanto meno eclatante la decisione assunta dall’Ufficio della UE per la Proprietà Intellettuale che si è espresso a favore di un piccolo imprenditore irlandese oppostosi al colosso del fast food mondiale McDonald’s.

La battaglia di Supermac (dal nome del suo fondatore Pat “Supermac” McDonagh) inizia in quanto McDonald's impediva di fatto la sua espansione nell'UE bloccando le sue domande di marchio in base al rischio di confusione tra gli altri con il marchio "Big Mac".

Supermac ha quindi presenato un’istanza di nullità del marchio "Big Mac" di Mc Donald’s per motivi di mancato uso effettivo.

La sorprendente decisione dell'EUIPO ha dato ragione all’istanza di Supemac annullando il marchio "Big Mac" (MUE No. 000062638) per carenza di prove d’uso.

Appare difficile giustificare tale decisione, tenuto conto che il panino denominato “Big Mac” è in vendita nei fast-food di McDonald's di mezzo mondo. Pur tuttavia, alla luce della normativa e della giurisprudenza UE, ci appare rilevante chiarire quanto segue:

PROVE  D'USO

Mentre si potrebbe presumere che l'uso estensivo del marchio "Big Mac" per un panino potesse essere considerato noto dall'Esaminatore per se e non necessitasse di particolari prove, la conclusione della commissione dell’EUIPO è andata in una direzione diversa:

“According to Article 58(1)(a) EUTMR, the rights of the proprietor of the European Union trade mark will be revoked on application to the Office, if, within a continuous period of five years, the trade mark has not been put to genuine use in the Union for the goods or services for which it is registered, and there are no proper reasons for non-use. Genuine use of a trade mark exists where the mark is used in accordance with its essential function, which is to guarantee the identity of the origin of the goods or services for which it is registered, in order to create or preserve an outlet for those goods or services. Genuine use requires actual use on the market of the registered goods and services and does not include token use for the sole purpose of preserving the rights conferred by the mark, nor use which is solely internal…

….It is concluded that, the evidence analyzed above does not provide sufficient details concerning the extent of use; other than exhibiting the sign in relation to goods which could be considered to be part of the relevant goods, these materials do not give any data for the real commercial presence of the EUTM for any of the relevant goods or services.” (CANCELLATION No 14 788 C (REVOCATION) 11/01/2019) 

Alla luce di questa decisione, ci appare rilevante rimarcare i fattori più importanti da tenere in considerazione quando si deposita un marchio per utilizzare e raccogliere dati come prova dell'uso effettivo in relazione ai beni e servizi registrati.

Le indicazioni e le prove dell'uso devono chiaramente stabilire i seguenti fattori di utilizzo del marchio eventualmente contestato per i prodotti e / o servizi per i quali è registrato (articolo 19, paragrafi 1 e 3, del EUTMDR):

Luogo - deve essere chiaro dalla prova in quale Paese il marchio è stato utilizzato in relazione ai beni o ai servizi coinvolti;

Tempo - deve essere chiaro in quale periodo il marchio era in uso e l'uso deve essere all'interno del "Periodo rilevante" (almeno ultimi cinque anni dal deposito dell’istanza di nullità in questo caso)

Misura - tiene conto di tutte le situazioni circostanti, tra cui la natura dei beni e dei servizi, le caratteristiche del mercato interessato, l'estensione territoriale dell'uso, il volume commerciale, la durata e la frequenza.

Natura - il marchio deve essere utilizzato nel rispetto della sua funzione, nel corso degli scambi e in relazione ai beni e/o ai servizi coinvolti.

L'EUIPO non ha ritenuto idonee a tale scopo le prove d’uso di McDonald's, consistenti in affidavit (dichiarazioni giurate) firmati dai rappresentanti di McDonald's di diversi Paesi, nonché da opuscoli che mostrano l'imballaggio, il materiale pubblicitario e decine di siti Web che mostrano il marchio in relazione ai panini, senza riuscire a dimostrare un uso costante e intensivo del marchio "Big Mac".

Nella sua decisione l'EUIPO ci ricorda ancora una volta che la semplice presenza di un marchio su un sito Web non è sufficiente a dimostrare l'uso effettivo del marchio a meno che tale presenza sia supportata da statistiche delle visite al sito web e da ordini di beni e/o servizi pertinenti attraverso tale sito durante il periodo e nel territorio in esame. 

Le dichiarazioni giurate sono generalmente accettate, ma se firmate dai dipendenti della società, viene dato loro meno peso. Di conseguenza, vengono analizzate e tenute in considerazione unitamente alle prove più rilevanti.

È importante che l'uso del marchio sia chiaramente dimostrato nella normale attività imprenditoriale fatta da interscambi a scopo commerciale.

Quindi, prove come dichiarazioni giurate, opuscoli, materiale pubblicitario e simili devono essere accompagnati da documenti circostanziati, quali fatture “espressive” del prodotto contraddistinto dal marchio in contestazione. Infine, le prove presentate all'Ufficio non devono essere limitate nella convinzione che un Ufficio presuma l'uso effettivo di un marchio anche se rinomato. 

Da qui l’importanza di essere affiancati da figure professionali qualificate quali i Consulenti in P.I. che sappiano affiancare le Aziende nella raccolta di idonee prove d’uso quando se ne dovesse presentare la necessità.

RECENTISSIME NOVITA' INTRODOTTE IN MATERIA DI MARCHI

RECENTISSIME NOVITA' INTRODOTTE IN MATERIA DI MARCHI - ARKONSULT

Con il D. L. n. 15 del 20.02.2019 in attuazione della direttiva europea (UE) 2015/2436 è entrata in vigore la modifica alla normativa sui marchi d’impresa contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10.02.2005 n. 30). I cambiamenti sono sia sostanziali sia procedurali.

In sintesi le principali novità:

ABOLIZIONE DEL REQUISITO DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

E’ resa possibile la registrazione di quei segni “non tradizionali” (es. marchi di movimento, multimediali, ologrammi, ecc.) attraverso la loro rappresentazione con una tecnologia generalmente disponibile, a condizione che essa consenta alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione richiesta.

ESTENSIONE DEL DIVIETO DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMA DEL PRODOTTO

L’esclusione dalla registrazione per i marchi che consistono esclusivamente nella forma del prodotto viene estesa ai marchi costituiti esclusivamente da caratteristiche derivanti dalla natura o dalle tecniche relative all’ottenimento del prodotto stesso.

COSTITUISCE MOTIVO DI IMPEDIMENTO ASSOLUTO ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO IL CONFLITTO CON:

1. preesistenti denominazioni d’origine e indicazioni geografiche (DOP/IGP) protette per:

a) prodotti agroalimentari,

b) vini, vini aromatizzati, bevande spiritose;

2. menzioni tradizionali per i vini (MTV),

3. specialità tradizionali garantite (STG),

4. denominazioni di varietà vegetale precedentemente registrata.

Presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  www.politicheagricole.it/ gli elenchi esaustivi.

Il Decreto prevede inoltre l’ampliamento dei motivi di opposizione alla registrazione di una domanda di marchio tra cui  il  marchio anteriore gode di rinomanza ed è notoriamente conosciuto in Italia anche se non registrato (Art. 6 bis Convenzione di Parigi).

Inoltre nei procedimenti di decadenza di un marchio registrato da oltre cinque anni ora incombe sul titolare l’onere della prova di averlo debitamente utilizzato. Lo stesso onere spetta al titolare del marchio anteriore registrato da più di cinque anni nei procedimenti da esso proposti per far dichiarare la contraffazione o la nullità di un marchio successivo.

Nell’ottica di introdurre misure più stringenti per la lotta alla contraffazione, viene stabilito che il diritto esclusivo del titolare del marchio di vietare ai terzi di apporre il marchio – oltre che sui prodotti o sulle loro confezioni – anche su imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi, qualora sussista un rischio che possano essere utilizzati in violazione del diritto di marchio.

E’ prevista anche la possibilità di applicare, a certe condizioni, la procedura di sequestro alla frontiera di merci contraffatte, anche in caso di mero transito in Italia.

MODIFICA DELLA NORMATIVA SUI MARCHI COLLETTIVI E INTRODUZIONE DEI MARCHI DI CERTIFICAZIONE

I marchi collettivi si caratterizzano non più per la loro funzione (che è la stessa di qualsiasi altro marchio) ma per la titolarità riservata a persone giuridiche di diritto pubblico e associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti che tuttavia non possono essere costituiti in forma di società di capitali;

I marchi di certificazione vengono identificati come marchi «idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati.» (Articolo 83, paragrafo 1, RMUE).

Il titolare di un marchio di certificazione può certificare i prodotti e i servizi che altri usano nelle rispettive attività, ma non può certificare i propri prodotti e servizi e utilizzare la certificazione egli stesso. Ha l’obbligo di neutralità in relazione agli interessi dei fabbricanti dei prodotti o dei fornitori dei servizi che certifica.

(https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/certification-and-collective-marks)

ADIDAS PERDE IL NOTO MARCHIO DELLE TRE STRISCE PARALLELE

ADIDAS PERDE IL NOTO MARCHIO DELLE TRE STRISCE PARALLELE - ARKONSULT

Ha ottenuto notevole risalto tra addetti ai lavori e nei media il fatto che la multinazionale Adidas si sia vista dichiarare la nullità del marchio composto dalle famose 3 strisce parallele. Se è pur vero che la notizia per sé fa scalpore, appare interessante considerare le motivazioni di tale decisione.

Alla base della sentenza si sostiene che le tre strisce dell'Adidas, "parallele equidistanti di uguale larghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione", non sono sufficientemente distintive da esser accolte come marchio registrato nell'Unione Europea.

La vicenda risale al 2014, quando l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, per brevità E.U.I.P.O., già U.A.M.I., aveva registrato il marchio in questione per abbigliamento, scarpe e cappelleria. Ricorda la nota dello stesso Tribunale che Adidas aveva descritto detto marchio come "costituito da tre strisce parallele equidistanti di uguale larghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione".

Nel 2016, a seguito di un ricorso dell'impresa belga Shoe branding europe Bvba che si era vista rifiutare un marchio a due strisce perché considerato troppo simile a quello di Adidas, l’U.A.M.I. aveva annullato la registrazione di quest’ultimo in quanto "privo di qualsiasi carattere distintivo sia intrinseco sia acquisito in seguito all'uso".

Con questa sentenza il Tribunale UE ha definitivamente respinto il ricorso di Adidas contro la decisione dell’.U.A.M.I.. Per il Tribunale "il marchio non costituisce un 'marchio a motivi', che consisterebbe in una serie di elementi che si ripetono regolarmente, ma un marchio 'figurativo ordinario'. Inoltre, il Tribunale constata che l’E.U.I.P.O. “non ha commesso alcun errore di valutazione nel ritenere che l’Adidas non fosse riuscita a dimostrare che il marchio contestato era stato utilizzato in tutto il territorio dell’Unione e che aveva acquisito un elevato carattere distintivo in seguito all’uso che ne era stato fatto”. Infatti, gli elementi di prova prodotti dall’Adidas a sostegno di detta notorietà acquisita “riguardavano solo cinque Stati membri e non potevano, nel caso di specie, essere estesi a tutto il territorio dell’Unione”.

Ancora una volta, dopo già l’eclatante caso McDonald’s già illustrato nel ns. sito, constatiamo che l’orientamento dell’E.U.I.P.O. e del Tribunale appare restio a riconoscere il requisito della notorietà acquisita in seguito all’uso anche a marchi di per sé alquanto famosi nell’immaginario collettivo in assenza di adeguate prove dell’uso effettivo, estensivo e continuato nel tempo, di cui non ci stancheremo mai di esaltare l’importanza in caso di necessità.